Avocat Contrat de Licence de Marque Paris & Cession de Droits PI
Maître Agathe Florent, avocate en propriété intellectuelle à Paris, vous accompagne dans vos contrats de licence et cession de marques pour valoriser efficacement vos actifs immatériels. Expertise juridique spécialisée et conseil personnalisé pour sécuriser toutes vos opérations sur les droits de marque.
Analyse
Vérification de la titularité
Audit complet de vos droits.
Rédaction
Contrats sur mesure
Définition précise du périmètre d'exploitation.
Valorisation
Optimisation des redevances
Structuration fiscalement avantageuse des rémunérations.
Sécurisation
Formalités obligatoires
Respect des obligations légales INPI.
Diplômée à Paris en droit des contrats d’affaires bilingue anglais/français et en propriété intellectuelle, Maître Agathe FLORENT met, au service de ses Clients, son expertise juridique en matière de licence et de cession de droits de propriété intellectuelle. Bien que la licence et la cession puissent s’appliquer à de nombreux droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, logiciels, œuvres etc.), l’activité du Cabinet est consacrée à la licence et la cession de marques françaises, européennes et internationales. Ne seront donc pas abordés ici les droits de propriété intellectuelle autres que ceux relatifs aux marques, ni les droits d’auteurs (droits moraux et droits patrimoniaux).
Une marque est un actif pour une entreprise et son exploitation est une stratégie de valorisation de l’actif de votre société. Néanmoins, avant d’entreprendre toute opération sur votre marque, il convient, à titre préliminaire, s’assurer que votre société en est bien la titulaire et que l’associé, ou le représentant légal, n’est pas le propriétaire personne physique. Si tel était le cas, il conviendrait de procéder à une cession de marque entre la personne physique (cédant) et la société (cessionnaire) afin que cette dernière puisse jouir de tous les attributs du droit de propriété sur la marque, et notamment la faculté de consentir une licence d’exploitation de celle-ci ou de la céder.
La licence de marque
Définition du contrat de licence de marque
Le contrat de licence de marque est un accord par lequel le propriétaire d'une marque (le concédant) accorde à une autre personne (le licencié) le droit d'utiliser la marque, en totalité ou en partie, généralement contre paiement de redevances. Ainsi, la principale différence entre la licence et la cession de marque réside dans le fait que la licence de marque ne transfère pas la propriété de la marque mais transfère uniquement le droit de l’utiliser.
Objet du contrat de licence de marque
L’objet du contrat de licence de marque sera de détailler et circonscrire l’utilisation de ladite marque. Ainsi, un contrat rédigé par un avocat spécialisé en droit des contrats et en marque détaillera :
La nature exclusive ou non de la licence : lorsque la licence est non-exclusive cela signifie que le titulaire de la marque peut donner, en parallèle, le droit de l’utiliser à d’autres sociétés. Le caractère exclusif ou non d’une licence est crucial tant pour le titulaire de la marque que pour le licencié puisque cela impacte notamment leurs parts de marché et leur stratégie d’expansion commerciale.
- Le périmètre géographique de la licence : par exemple, la licence de marque peut être consentie à titre exclusif pour la France et à titre non-exclusif pour le Japon. Il est en pratique assez rare de consentir une licence de marque dont le cadre d’exploitation serait le monde entier.
- La nature des biens et services concernés par la licence de marque : une marque pouvant être enregistrée dans plusieurs classes de la Classification de Nice et pour de nombreux produits et services au sein d’une même classe, le contrat de licence devra déterminer exactement les produits et services pour lesquels la licence est octroyée.
- La durée de la licence.
Attention : à défaut de respecter les conditions contractuelles, le titulaire de la marque pourrait agir en contrefaçon à l’encontre de son licencié en application de l’article L714-1 al. 5 du Code de la propriété intellectuelle.
Focus sur la redevance
Outre le respect des conditions du contrat, la principale obligation pour le licencié réside dans le paiement de redevances, c’est-à-dire le paiement d’une somme d’argent en contrepartie du droit d’utiliser la marque. En d’autres termes, la redevance est la rémunération du concédant. Le paiement d’une redevance n’est néanmoins pas obligatoire et ne constitue pas une condition de validité du contrat. Ainsi, il est courant de ne stipuler aucune redevance lorsque le droit d’utiliser la marque fait partie d’un contrat commercial plus large et dans lequel la transmission de l'autorisation d'apposer une marque sur le produit vendu revêt alors un caractère accessoire.
Au sein d’un groupe de sociétés, il peut être tentant de fixer une redevance faible, voire de conclure un contrat de licence à titre gratuit, entre la holding titulaire de la marque et les filiales. Néanmoins, la renonciation à percevoir une rémunération au titre d’une concession de licence de marque peut être qualifiée d’acte anormal de gestion, sauf si l'entreprise concédante démontre qu’elle a agi dans son propre intérêt, et non simplement dans l’intérêt du groupe. A défaut, l’administration fiscal pourra décider de réintégrer, dans le résultat de la holding, les redevances non perçues.
La cession de marque
Définition du contrat de cession de marque
La cession de marque est un contrat par lequel le titulaire d’une marque transfère, à titre onéreux ou gratuit, ses droits de propriété sur cette marque à un tiers, pour tout ou partie des produits ou services couverts par la marque (l’étendue des droits cédés). Ainsi, le transfert de propriété peut être partiel ou total en ce que la cession porte sur tout ou partie des produits ou services mais la cession ne peut être partielle au regard du territoire sur lequel elle porte. En d’autres termes, en droit français, un contrat de cession de marque ne pourrait pas indiquer que la marque est uniquement cédée pour être exploitée dans la région d’Ile-de-France par exemple (seul un contrat de licence de marque permettrait un tel périmètre géographique).
Régime du contrat de cession de marque
Le contrat de cession de marque relève principalement du droit commun des contrats, à quelques exceptions près :
- La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité (article L714-1 alinéa 7 du Code de la propriété intellectuelle) ;
- La cession doit être passée devant notaire lorsqu’elle est consentie à titre gratuit ;
- La cession doit être publiée au Registre National des Marques tenu par l’INPI afin d’être opposable aux tiers. A défaut d’une telle publication, la cession ne sera valable qu’entre les parties à la cession et cela peut avoir de très lourdes conséquences. Par exemple, le nouveau titulaire de la marque ne pourra pas agir en contrefaçon à l’encontre d’un tiers ou ne pourra pas procéder au renouvellement de la marque puisque même si le contrat de cession est valable entre les parties, le nouveau titulaire n'en est tout simplement pas le propriétaire aux yeux des tiers.
Maître Agathe FLORENT, Avocate en droit des contrats et en propriété intellectuelle au Barreau de Paris, vous reçoit dans son cabinet situé dans le 13ème arrondissement de Paris, ou par visioconférence, et met son expertise au service de votre activité afin de sécuriser votre contrat de licence ou de cession de marque, valoriser l’actif de votre entreprise et assurer la protection de vos intérêts.
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